2006年度美国联邦最高法院十大专利案件回顾(上)

2006年12月,美国知识产权前沿(Ipfrontier)网站公布了“2006年度美国最高法院十大专利案件”。备受业界关注的凯斯乐(KSR)与泰利福(Teleflex“)显而易见性”案位居十大专利案件榜首;它莫西芬(Tamoxifen)反向支付反垄断案再度入选;影响面较大的医学免疫(MedImmune)公司诉基因泰克(Genentech)公司专利许可有效性规避案和安进(Amgen)公司权利要求重新解释(de novo Claim Construction)案均榜上有名。本文就“十大专利案件”作简要介绍和评述。     

运用“十六字方针”解读张喜田案

本文以张喜田诉欧意公司等侵权纠纷一案为例,结合权利要求撰写的"十六字方针"和布局"四意识",对张喜田专利的权利要求进行了解读,分析了产品制造类方法专利的"延伸保护"范围和举证责任倒置原则的适用条件,并对张喜田专利的创造性进行了简单的讨论。     

功能性权利要求及其保护范围的判断——诺基亚公司与上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷案

专利保护的范围是由权利要求所界定的。在方式加功能的权利要求撰写方式中,专利保护的范围是由功能性的权利要求所决定的,而权利要求中所列举的方式则是对于功能性权利要求的进一步说明。在"诺基亚诉华勤"一案中,法院认定原告功能性权利要求的范围不清楚,因而难以确定专利保护的范围及其应当覆盖的方式或者手段。同时,基于范围不清楚的功能性权利要求,也无法确定被告的产品是否落入了原告的权利范围。法院在本案中对于功能性权利要求的论述,对于同类技术发明的专利审查和侵权认定,具有重要的参考价值。     

论含功能性特征权利要求的解释依据

含功能性特征的权利要求,在专利申请文件中时常出现。对这类权利要求如何解释其保护范围,我国《专利审查指南》第二部分第二章中有具体的规定,即应该理解为"覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式",但在专利侵权判定中,我国最高人民法院认为应限于说明书的实施例以及这些实施例的等同物。这似乎表明,在专利审查实践中,对这类权利要求的解释可以不同于专利侵权判定程序的解释立场。美国专利法在1952年增设了第112条第6款,对涉及means+funcition(装置加功能)权利要求的解释作出了规定,但美国专利商标局一直坚持该法条的规定不适用于专利审查程序,为此争议四十余年。在1994年In Re Donaldson案后,美国法院与美国专利商标局就此类权利要求的解释观点趋于一致。基于我国实务,本文介绍了含功能性特征权利要求的定义、形成和解释依据,并认为对含功能性特征权利要求的解释应符合我国专利法第二十六条第四款关于权利要求应得到说明书支持的规定。     

《最高人民法院关於审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》解析

最高人民法院于2009年6月18日公布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（徵求意见稿）》。该司法解释徵求意见稿参考了国内外相关理论和司法实践,涉及的问题包括：权利要求的选择行使;内部证据和外部证据对权利要求的解释作用;权利要求保护范围的确定;功能性特徵对权利要求保护范围的影响;     

如何回复专利审查意见通知书？

二、针对审查结论撰写意见陈述书。专利申请人或者代理人接到审查员发出的关于专利申请案的实质审查通知书之后,首先应当仔细阅读和分析实质审查通知书,理解审查员对于专利申请案的总体结论性意见。意见陈述书一定要针对审查员在其审查意见通知书中对专利申请案所做的审查结论,尤其是对权利要求书所做的评判性结论进行撰写。     

从“配置为”谈涉及计算机程序的产品权利要求撰写

本文讨论了我国涉及计算机程序的产品权利要求的授权、确权标准和在侵权诉讼中涉及的权利要求解释问题,并结合美国的判例分析目前中、美两国在此问题上都存在的不确定意见和困惑。为了克服可能存在的问题,探讨了涉及计算机程序的产品权利要求的撰写,特别是讨论了说明书的具体撰写方式。最后,提出两点具体的撰写建议,以期能够满足之前案例中存在的较为严格的授权、确权标准和权利要求解释标准。     

论计算机程序相关的发明功能性限定特征的确认和保护——以“搜狗诉百度案”和“诺基亚诉华勤案”的对比为切入点

"诺基亚诉华勤案"中法院将"被配置为"认定为功能性限定特征,"搜狗诉百度案"中法院未将"同步模块"认定为功能性限定特征,结合《专利审查指南(2010)》最新的修订,可知功能模块构架并非功能性限定特征。"诺基亚诉华勤案"中,法院以功能性限定特征的说明书未公开装置结构而导致权利要求保护范围不清楚为由不予保护,借鉴美国判例中的经验,可知对于功能性限定特征,应当在说明书中充分公开的是算法而不是硬件设备。另外,美国对功能性限定特征所采用的严格解释规则可为我国统一相关行政审批、司法审查标准提供有益经验,进而更好地促进我国计算机软件行业的发展。     

司法实践中对专利权利要求解释的实例分析

专利权利要求的解释是专利审判中的一项重要工作,理论界对权利要求的解释基本认为应当采取折衷原则,即对周边限定原则和中心限定原则的折衷。但是,司法实践中有关权利要求的解释依然是困惑法官的一个主要问题,有关权利要求解释的法律定性以及权利要求解释原则在司法实践中如何具体应用都是难点之一。如果不解决上述问题,有可能造成专利权保护范围的不确定,也会对社会公众自由利用公知技术产生阻碍,因此有必要对专利权利要求的解释进行深入的研究,本文试图通过几个审判实例对发明、实用新型专利权利要求的解释进行实证分析。     

权利要求解释中主题名称作用的探析

《专利审查指南》在解析权利要求构造时指出主题名称应予以"考虑",最高人民法院在"排水管道"案及《专利侵权司法解释(二)》中也认可了主题名称的限定作用,但在不同的发明中,主题名称是否均能够限定权利要求保护范围,以及如何理解其限定作用似乎仍然缺乏明确的规则,本文拟结合美国司法判例的经验,尝试在权利要求解释的语境下对主题名称的作用进行探索和分析。     

计算机程序相关发明的功能性限定——美国审查及司法解释政策研究

本文以美国联邦巡回上诉法院(CAFC)最新代表性判例Williamson v.Citrix Online,LLC(Fed.Cir.2015)(en banc)、美国专利诉讼与调解委员会(PTAB)2013年发布的涉及计算机程序的发明专利权利要求中功能性限定问题的四个指示性案例中的Ex Parte Smith案为切入点,分别针对美国司法及审查政策中对于涉及计算机程序的发明中权利要求的功能性限定模块方式、程序限定处理器方式的权利要求解释及发明公开要求做出详细分析;以期对我国专利审查及司法实践中对涉及计算机程序的申请的权利要求的撰写要求、保护范围解释及说明书公开程度等标准给出一定借鉴及启示。     

美国专利法判例选析 对方法限定的产品权利要求的解释

"本文以美国联邦巡回上诉法院对Abbott Laboratories v.Sandoz,Inc.案的判决为切入点,考察了不同法律体系下对于方法限定的产品权利要求的解释。而后,从专利权利益平衡和专利审批的可操作性角度,建议了我国针对此类权利要求应当采取的做法。"     

涉及计算机程序的功能性限定权利要求保护范围的确定

原告诺基亚公司诉被告上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷一案在上海市第一中级人民法院一审宣判,法院认为原告专利的权利要求所要保护的装置包含功能性限定的技术特徵,但说明书没有对装置本身如何配置的具体实施方式进行充分公开,从而认定此纯功能性限定的装置保护范围不清楚,无法判定侵权成立,从而驳回了原告的全部诉讼请求。     

美国法院专利权利要求解释及侵权判定处理实例分析

如何准确地解释权利要求以及确定权利要求的范围,无论在专利的审查程序中还是在专利的侵权判定中,都是一个核心问题。而对于权利要求中隐含限定和功能性限定的理解与解释,更是其中难以确定、容易出现争议的地方。本文中,笔者通过分析美国德克萨斯州东区联邦地区法院马歇尔分院的一个判例,对权利要求中隐含限定和功能性限定的理解与解释,以及侵权判定和判定侵权后的处理进行了一些探讨。     

权利要求应当得到说明书支持的审查标准执行一致问题的探讨

对于包括独立权利要求和从属权利要求或者不同类型权利要求的申请,需要逐一判断各项权利要求是否得到说明书的支持,独立权利要求得到说明书支持并不意味着从属权利要求也必然得到支持。由于实践中对于该审查标准的理解存在不一致之处,导致在具体执行中仍存在分歧。本文通过＂以案说法＂的形式对该标准的理解进行了探讨。     

权利要求保护范围的解释

《专利法》第五十九条第一款规定发明专利权和实用新型专利权的保护范围是由权利要求书确定,还规定说明书及附图可以解释权利要求。笔者通过案例来剖析说明书及附图如何解释权利要求。在此基础上,文章进一步给出判断主体用说明书及附图解释权利要求时掌握的两个要点,一是要视自己为本领域普通技术人员,二是要考虑到发明人的贡献。     

专利保护范围的确定

在侵犯专利权案件中,法官一般先通过原告提交的专利法律文件,确定涉讼专利的保护范围,在此基础上,方能确定侵权指控是否成立。针对发明或者实用新型专利,主要的专利法律文件包括权利要求书、说明书及其附图。在司法实践中,权利要求书和说明书及其附图之间,就其相互关系,仍存在一定的争议,主要表现在,说明书及其附图对于解释权利要求究竟起到何种作用?说明书及其附图能否对确定权利保护范围产生影响?这个问题的厘清,将直接影响到专利保护范围的确定,并进而影响到被诉侵权产品是否落入专利保护范围构成侵权。     

新产品制造方法专利的举证责任分担——礼来公司诉常州华生制药有限公司侵害发明专利权纠纷案

《专利法》保护的方法,包括有关药品或者化学品的制造方法。如果他人未经专利权人的许可,以相同或者等同的方式使用了方法权利要求中的所有必要技术特征,则会构成侵权。在"礼来公司诉华生公司"一案中,原告就一种"奥氮平"药品的制造方法享有专利,而被告则制造和销售了相同的"奥氮平"药品。按照《专利法》的要求,被告应当证明自己尽管制造和销售了相同的药品,但是使用了不同的方法,因而没有侵犯原告的方法专利。这叫作"举证责任倒置"。根据案情,被告在制造"奥氮平"的过程中,使用了不同的化学还原物,以及不同的化学反应步骤。最高人民法院由此而认定,被告没有侵犯原告的方法专利。     

论计算机软件侵权纠纷的法律障碍——以英特尔诉东进公司案为主要视角

随着我国高新技术产业的发展,企业面临的侵权诉讼已呈高发趋势。从上世纪末期发生的IBM诉宏諅公司案到本世纪初的思科诉华为案和近期的英特尔诉东进公司案,一方面凸现了版权侵权认定的诸多法律困境,另一方面反映了我国企业在研发软件方面对其他企业产品的较高依赖度以及管理人员知识产权保护意识的不足。深入分析这类案件所涉及的法律问题,有助于企业管理人员明晰自己的行为界限,促使企业依法经营,健康发展。     

权利要求解释、等同原则与禁止反悔：专利审查档案的法律效力

午时药业提审案是最高人民法院精选出作为《最高人民法院知识产权案件年度报告》（2010）示范指导案例之一。此案最引入关注的法律问题莫过於专利审查档案在权利要求解释、等同技术特徵认定和“禁止反悔”原则适用中的法律作用。